A Interpretação do Artigo 130, inciso III, da Lei da Propriedade Industrial – Lei n.º 9.279/96 – Pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Período Compreendido entre o Ano de 1997 até o mês de Julho de 2006

1 – RESUMO.

 

O artigo 130, inciso III, da Lei n.º 9.279/96, a chamada Lei de Propriedade Industrial (LPI) concede, tanto ao titular de um registro quanto ao depositante de um pedido de registro o direito de zelar pela integridade material e reputação da marca. Este dispositivo, que é uma das inovações trazidas pela LPI, foi apontado por parte dos intérpretes como conflitante com o sistema atributivo adotado pelo Brasil ex vi do artigo 129 “caput” da mesma lei, que determina que os direitos sobre as marcas apenas decorrem do certificado de registro. Outros estudiosos louvam essa novidade, especialmente considerando-se o largo espaço de tempo que o INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial tem gasto para analisar um pedido de registro de marca. Este artigo científico[1] se propõe a analisar o recebimento e interpretação dados a esse dispositivo pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no período compreendido entre o ano de 1997, quando entrou em vigor a Lei da Propriedade Industrial, até o mês de julho de 2006.

 

 

2. SOBRE O TEMA DESTE ARTIGO E A METODOLOGIA EMPREGADA.

 

Três motivos justificaram a escolha do tema de pesquisa, sendo que os dois primeiros são de ordem prática e o terceiro e último de ordem técnica.

O primeiro em razão de ser um mote corriqueiro no dia-a-dia profissional dos advogados militantes na área da Propriedade Intelectual, especificamente na seara da Propriedade Industrial. Segundo, em razão da escassa doutrina que aborde com profundidade o assunto alvo do trabalho, e segue na mesma toada o material jurisprudencial, como corroborado mediante as pesquisas efetuadas para a elaboração deste estudo.

A respeito, são pertinentes as palavras de Celso Delmanto, ao redigir, em setembro de 1975, a explicação sobre a elaboração da obra Crimes de Concorrência Desleal: “sempre que os casos profissionais me levavam à procura de comentários e jurisprudência dos crimes de concorrência desleal, deparava como uma longa busca, mas de poucos resultados”.[2]

Tal fato se repete cotidianamente, e de maneira cada vez mais freqüente, haja vista que atualmente o trâmite de um processo administrativo de registro de marca junto ao INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial perdura ao menos 05 (cinco) anos, “tratando-se da prestação de serviço mais morosa da América Latina”.[3]

E, terceiro e último fator que estimulou a elaboração desse trabalho, este de caráter técnico, faz morada no aparente conflito existente entre o artigo 129 “caput” [4] da Lei da Propriedade Industrial, dispositivo que consagra o Sistema Atributivo[5] de Direito e o artigo 130, inciso III.[6]

 

Como o próprio título já adverte, este estudo limitar-se-á em analisar os acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no período destacado, não analisando as decisões prolatadas por outros Tribunais estaduais, e tão-pouco aquelas proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal.

 

A metodologia empregada para encontrar a matéria-prima utilizada para o desenvolvimento desse trabalho foi a seguinte: pesquisas efetuadas junto ao endereço eletrônico (www.tj.sp.gov.br) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

 

Vale advertir que, consoante informação coletada junto aos funcionários da biblioteca do Tribunal de Justiça de São Paulo, o acervo de acórdãos armazenado no site desse Tribunal é mais completo e extenso do que aquele contido em sua biblioteca, razão pela qual o endereço eletrônico foi utilizado como fonte precípua de pesquisa para a elaboração deste estudo.

 

As pesquisas foram realizadas com as seguintes variações de vocábulos:

 

1ª Pesquisa: “depósito”, “marca”, artigo”, “130”, “inciso”, “III”, a qual gerou 14 (quatorze) resultados;

 

2ª Pesquisa: “propriedade”, “industrial”, “expectativa”, “registro”, “marca”, a qual gerou 18 (dezoito) resultados;

 

3ª Pesquisa: “propriedade”, “industrial”, “expectativa”, “depósito”, a qual gerou 13 (treze) resultados;

 

4ª Pesquisa: “depósito”, “marca”, “INPI”, “titular”, “registro”, a qual gerou 69 (sessenta e nove) resultados;

 

5ª Pesquisa: “marca”, “propriedade”, “industrial”, “depósito”, “titular”, a qual gerou 84 (oitenta e quatro) resultados;

 

6ª Pesquisa: “propriedade”, “industrial”, “130”, “III”, “depositante”, a qual gerou 04 (quatro) resultados;

 

7ª Pesquisa: “industrial”, “depositante”, “zelar”, “Integridade”, a qual gerou 06 resultados;

8ª Pesquisa: “artigo”, “130”, “propriedade”, “industrial”, a qual gerou 70 (setenta) resultados.

 

De tal sorte que inicialmente foram verificados 278 (duzentos e setenta e oito) acórdãos. Contudo, somente 8 (oito) enfrentaram a questão da aplicação do artigo 130, inciso III, e, destarte, serão analisados neste trabalho. Desses 8 (oito), 6 (seis) admitiram o direito do depositante, enquanto 2 (dois) não consideraram, ou seja 75% contra 25%.

 

 

3. A PROPRIEDADE INTELECTUAL E A RAZÃO DE SUA EXISTÊNCIA.

 

 

Vale discorrer, de maneira sintética, a respeito da Propriedade Intelectual que é a esfera que alberga o dispositivo alvo do presente estudo.

 

Propriedade Intelectual[7] é um gênero do Direito que dá guarida às criações imateriais. Em suma, esse gênero contempla duas espécies. São elas: Direitos Autorais e Propriedade Industrial.

 

A primeira regula e protege as criações estéticas, ou como ensina Carlos Alberto Bittar Filho, “aquelas em que a atuação do intelecto converge para a sensibilização ou o conhecimento”.[8] No Brasil, atualmente, tal matéria é regulada pela Lei de Direitos Autorais [9] e leis esparsas.[10]

 

A segunda trata das criações que apresentam caráter utilitário e industrial, ou seja, aquelas que podem ser reproduzidas em escala industrial tais como as marcas, as patentes, os modelos de utilidade, os desenhos industriais e as indicações geográficas. Gama Cerqueira define propriedade industrial como o “conjunto dos institutos jurídicos que visam garantir os direitos de autor sobre as produções intelectuais do domínio da indústria e assegurar a lealdade da concorrência comercial e industrial”.[11]

 

A Lei da Propriedade Industrial – Lei n.º 9.279/96 – é a legislação específica que regula a segunda espécie[12], bem como contém capítulo que dispõe sobre os crimes de concorrência desleal.[13]

 

A repressão à concorrência desleal é tida como princípio basilar da propriedade industrial. Sobre este ponto, Gama Cerqueira assevera “que no fundo, na base das leis particulares da propriedade industrial, encontra-se o princípio ético da repressão da concorrência desleal comum a toda matéria”. [14]

 

Na mesma toada, Luiz Leonardos, citando Saint-Gal, salienta que “a concorrência desleal, portanto, constitui a suma de toda a propriedade industrial, deduzindo-se do artigo 10 bis da Convenção de Paris, os princípios da repressão à concorrência desleal”.[15] Ainda a respeito da concorrência desleal, Luiz Leonardos escreve que:

 

A proteção que se pode obter contra atos desta espécie, portanto, situa-se quer no âmbito da repressão geral à concorrência desleal quer na repressão às violações dos direitos específicos de propriedade industrial. Desse modo, tanto o fundamento de violação aos direitos reconhecidos de propriedade industrial quanto o de prática de atos de concorrência desleal, quando aquele não for aplicável, podem servir de suporte à ação para fazer cessar ou para alterar a situação que cause prejuízos em decorrência de atos que não se coadunem com as práticas honestas em matéria comercial e industrial.[16]

 

Por fim, sobre o tema, tendo em vista a patente correlação entre a Concorrência Desleal “lato sensu” e os demais institutos da Propriedade Industrial, Luiz Leonardos pondera que “mesmo quando não existe registro, ainda tem o interessado a seu dispor a ação de concorrência desleal”.[17] Nesse sentido, vide também, entre outros, Elisabeth Kasznar Fekete[18], Lélio Denícoli Schmidt[19] e Celso Delmanto.[20]

 

É o sistema de troca que rege a Propriedade Intelectual em geral. Grosso modo, ocorre da seguinte forma: o inventor beneficia a sociedade com a sua criação, em contrapartida, a sociedade respeita o privilégio temporário que o inventor possui sobre a mesma, e, ao longo do período de exclusividade, adquire a licença de uso caso almeje utilizar a criação. Essa estrutura contribui para o desenvolvimento social e econômico da sociedade.

 

O mecanismo descrito, de maneira lacônica, no parágrafo anterior outorga ao criador a oportunidade do seu esforço mental ser compensado e do seu investimento financeiro ser recuperado. Essa estrutura é justificada.[21] Caso contrário, não haveria qualquer incentivo para criar obras imateriais. Por conseqüência, tais propriedades imateriais não estariam tão fortemente presentes nas vidas humanas, o que certamente acarretaria enormes prejuízos e desconfortos no dia-a-dia. 

 

 

4. A RELAÇÃO DO BRASIL COM A PROPRIEDADE INTELECTUAL.

 

 

A despeito da aparente novidade do assunto, as propriedades imateriais são protegidas no Brasil desde o século XVIII.[22] Segundo Newton Silveira[23], em 18 de novembro de 1752 foi concedido o primeiro privilégio no Brasil.

No século seguinte, a Lei de Criação das Faculdades de Direito de Olinda e de São Paulo de 11 de agosto de 1827 já concedia aos professores privilégio exclusivo sobre as suas apostilas.[24]

 

Logo em seguida, o Código Criminal de 1830 previu sanções penais àqueles que violassem direitos intelectuais. Em 1888 D. Pedro II concedeu a primeira patente no Brasil[25], e conforme escreve Denis Borges Barbosa, “apenas na Carta Republicana de 1891 subiu a matéria ao nível constitucional”.[26]

 

Da leitura do parágrafo anterior percebe-se que desde os primórdios, a Propriedade Industrial é um instituto mais formal do que o Direito de Autor. O certificado de registro expedido pelo órgão competente sempre possuiu vital importância no âmbito da Propriedade Industrial, enquanto que para o Direito de Autor a proteção é exercível independentemente de qualquer formalidade[27]. De tal sorte, verifica-se que o dispositivo objeto deste ensaio está na contramão desse histórico formalista.

 

As propriedades imateriais, por outro lado, são elencadas como direitos fundamentais pela Carta Magna, mais precisamente nos incisos XXVII[28] e XXIX[29] do artigo 5º.

 

As leis nacionais infraconstitucionais que regulam a Propriedade Intelectual, já mencionadas nos parágrafos anteriores, são consideradas modernas[30] e atendem, em princípio, as diretrizes contidas nos tratados internacionais específicos.[31]

Alheia aos fatos narrados acima, articulistas comentam que a população brasileira ainda não aprendeu a reconhecer o valor da Propriedade Intelectual.[32]

 

Outrossim, as mazelas impregnadas nos Órgãos Públicos, sobretudo no INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial[33], na Secretaria da Receita Federal, no Poder Judiciário, nas Delegacias de Polícia e outros, também ocasionam transtornos aos detentores de propriedades imateriais no Brasil. A respeito do tema, Elizabeth Kasznar Fekete revela que:

 

Na atualidade, podemos dizer que todos os países encontram dificuldades no combate à pirataria, em menor ou maior grau. De certa maneira, o problema se agrava nos países em desenvolvimento, seja pela carência de recursos para aparelhar adequadamente os órgãos de fiscalização e repressão, seja pela facilidade com que os infratores arregimentam mão-de-obra ociosa, particularmente nos grandes centros urbanos, ou, ainda, pela multiplicação dessas atividades no ambiente permissivo da economia informal. [34]

 

Contudo, o cenário nacional apresenta pequenos indícios de melhora, e alguns fatores são considerados emblemáticos nessa evolução, tais como a CPI da Pirataria[35] – Comissão Parlamentar de Inquérito e o Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos Contra a Propriedade Intelectual.[36] A criação desse órgão foi sugerida pelo relatório final da CPI da Pirataria.[37]

 

 

5. A INTERPRETAÇÃO DOUTRINÁRIA DOS ARTIGOS 129 E 130, INCISO III, DA LEI DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

 

 

Como já destacado nos parágrafos anteriores, tradicionalmente, no Brasil o sistema que orquestra a Propriedade Industrial é mais formalista do que aquele que regula o Direito de Autor[38], uma vez que no primeiro, teoricamente, o uso exclusivo, a proteção sobre a marca e o direito de impedir o uso por parte de terceiros são prerrogativas[39] concebidas unicamente ao detentor de um certificado de registro de marca validamente expedido pelo INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, de modo que no segundo a proteção independe de registro[40].

 

Atualmente, a formalidade aludida acima é ditada pelo artigo 129, caput, da Lei da Propriedade Industrial e reconhecida pela doutrina pátria especializada.[41]

 

No antigo Código da Propriedade Industrial[42], essa formalidade era prevista pelo artigo 59 caput [43] À época, José Roberto D’ Affonseca Gusmão escreveu que “o direito sobre a marca registrada no Brasil nasce do ato do registro (sistema atributivo)”.[44]

 

Contudo, em razão do conteúdo do dispositivo em análise neste estudo, o qual não possui dispositivo correspondente no antigo Código da Propriedade Industrial[45], José Carlos Tinoco Soares assevera que “os direitos são praticamente iguais tanto para o titular como para o requerente do pedido”.[46]

 

Newton Silveira, por seu turno, considera o artigo 130, inciso III, da Lei da Propriedade Industrial, como “uma exceção ao princípio de que o registro é atributivo de direito”.[47]

O Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual observa que o dispositivo em análise possui o condão de “munir o titular de registro ou pedido de registro de marca com uma importante arma contra atentados à unicidade, consistência ou reputação do seu bem imaterial”, para concluir que, “em outras palavras, tem por fim evitar a diluição da marca”.[48] Por fim, ainda aponta que:

 

Diluição X Sistema Atributivo de Direito – Como se denota do caput do art. 130 da LPI, os direitos emanados por esse dispositivo de Lei não amparam apenas os titulares de registro de marca, mas também acolhem os titulares de pedido de registro. Nada mais coerente do que a extensão a cobertura legal contra a diluição aos depositantes de marcas, uma vez que os titulares de pedidos de registro não podem ficar vulneráveis à degradação do poder de venda do seu sinal distintivo ao longo do processo administrativo de registro. Com efeito de que valeria a concessão do registro, depois de decorridos anos do depósito, se, na época da concessão, o poder distintivo da marca se encontrasse deteriorado por terceiros? O direito de zelar pela integridade material ou reputação da marca, nasce, portanto, com a apresentação do pedido de registro perante o INPI.

 

Destarte, apesar da formalidade intrinsecamente inserida no sistema brasileiro da Propriedade Industrial, observa-se que os direitos do depositante de um pedido de registro de marca estão sendo cada vez mais reconhecidos pela doutrina pátria. 

 

 

6. OS ACÓRDÃOS ANALISADOS:

 

 

Para a elaboração deste estudo, foram analisados 278 (duzentos e setenta e oito) acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde o ano de 1997, quando entrou em vigor a lei da propriedade industrial, até o mês de julho de 2006. Desse montante, tão-somente 8 (oito) analisaram o mote em comento para julgarem os processos, dos quais 6 (seis) consideraram o direito do depositante de impedir que terceiros utilizem a marca que estava sendo almejada, já os 2 (dois) restantes não conceberam tais direitos.

 

Como se analisará de forma detalhada em seguida, ainda que nos acórdãos n.º 425.535-4/5-00; n.º 392.477-4/6-00 e n.º 393.742-4/3, tenham sido considerados outros direitos, respectivamente, direito autoral sobre o personagem; repressão à concorrência desleal e patente de invenção, nos acórdãos n.º 272.374-4/0; n.º 297.596-4/6-00 e n.º 209.179-4/4 o pedido de registro de marca foi considerado suficiente para resguardar os direitos dos litigantes. De tal análise, depreende-se que o Tribunal de Justiça de São Paulo tende a reconhecer a validade desse dispositivo e conceber ao depositante a proteção para a sua marca.

 

Passa-se, assim, à análise detalhada dos acórdãos selecionados:

 

6.1. ACÓRDÃO – APELAÇÃO CÍVEL  n.º 425.535-4/5-00.

 

Propriedade Industrial. Abstenção de uso de marca. Indenização por danos morais e materiais. Vendas de bonecos “MAX STELL” contrafeitos, sem autorização para uso da marca e do direito autoral. Decisão condenando a ré à abstenção de uso da referida marca e direito autoral, bem como ao pagamento de indenização, cujo valor será arbitrado com execução de sentença. Alegação de ausência de dolo. Aquisição em camelô na Rua 25 de março. Não provimento. Apelação Cível com revisão n.º425.535-4/5-00. Relator Desembargador Ênio Santarelli Zuliani. São Paulo, 12 de janeiro de 2006. Disponível em: < http://www.tj.sp.gov.br >.

 

Trata-se de Medida Cautelar de Busca e Apreensão preparatória, movida pela requerente, contra duas empresas requeridas, visando o recolhimento de produtos contendo a marca “MAX STEEL” que estavam sendo comercializados pelas requeridas. A liminar foi deferida. O mandado de busca e apreensão foi cumprido. A requerente pediu a desistência da ação em relação a uma das requeridas. Propôs ação principal contra a outra visando impedir, de forma definitiva, o uso da marca e do direito autoral do personagem “MAX STEEL”, bem como a condenação por danos patrimoniais e morais em razão do comércio de produtos “piratas”. A sentença confirmou a liminar deferida na cautelar e julgou procedente a ação principal, condenando a ré a ressarcir à autora os prejuízos sofridos, a serem arbitrados em execução de sentença. A ré apresentou recurso de apelação. A autora apresentou contra-razões ao recurso de apelação. O recurso teve o seu provimento negado.

 

O pedido de registro da marca “MAX STELL”, e o direito autoral sobre tal personagem sustentaram as pretensões da apelada. O Desembargador Relator Ênio Santarelli Zuliani, em seu voto, asseverou que:

 

A Lei de Propriedade Industrial (LPI – Lei nº 9.279/96) foi editada para regulamentar a proteção conferida aos bens de propriedade industrial, estabelecendo, entre outras, as normas sobre o direito à marca. Conforme artigo 129 da mencionada lei, “a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional”.

 

E mais. No artigo 130, do mesmo diploma legal, há previsão de que ao titular da marca ou ao depositante (aquele que já possui o pedido de registro da marca junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, embora sem ainda a concessão) é assegurado, entre outros, o direito de zelar pela integridade material ou reputação dos mesmos.

 

(…)

 

Dessa forma, não há como se questionar o direito da MATTEL INC, de usar exclusivamente o pedido de registro da marca “MAX STEEL” e personagem (obra autoral), em todo o Território Nacional, bem como de zelar pela integridade moral e material da referida marca (ainda que em processo de registro) e obra autoral, assim como o direito da apelada, MATTEL DO BRASIL LTDA., fazê-lo, tendo em vista ser essa licenciada da MATTEL INC., sendo a última, ainda, sua gerente cotista.

 

Ainda por meio do seu voto, aludido Ministro afirma que não se discute nos autos a autoria e tipificação dos crimes em si (página 4 do acórdão em questão).

 

Contudo, sublinha-se que no caso em foco só há crime em razão da violação de direito autoral, uma vez que no campo da propriedade industrial, notadamente a respeito das marcas, só existe crime quando a vítima possui o certificado de registro de marca.[49] Quando a paciente detém apenas o pedido de registro de marca e dependendo das peculiaridades do caso, pode-se classificar a conduta, no âmbito criminal, como concorrência desleal.[50]

 

6.2. ACÓRDÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO  n.º 272.374-4/0.

 

Medida Cautelar. Busca e apreensão. Propriedade Industrial. Contrafação. Elementos existentes que a comprovam. Marca depositada no órgão competente. Direito do depositante de zelar por sua integridade e reputação. Liminar concedida. Recurso provido. O depósito da marca assegura ao depositante o direito de zelar por sua integridade e reputação (art. 130, III, da Lei n.º 9.279/96), caracterizando a contrafação a imitação ou reprodução da marca depositada, o que, na espécie, os elementos dos autos demonstram, justificando a concessão da liminar. Agravo de Instrumento n.º 272.374-4/0. Relator Desembargador Ruiter Oliva. São Paulo, 20 de maio de 2.003. Disponível em: http://www.tj.sp.gov.br.

 

Trata-se de medida cautelar preparatória de busca e apreensão de produtos contrafeitos (brinquedos) movida pela requerente contra requerida, fundada em concorrência desleal decorrente de contrafação de sua marca.

 

A liminar foi negada com espeque em dois argumentos: (a) não haver prova de ser a requerente titular das marcas dos mencionados brinquedos e (b) ter a requerente adquirido a cessão dos direitos de propriedade intelectual dos referidos brinquedos, sem demonstração do desfrute desses direitos pelos cedentes.

 

Foi interposto Agravo de Instrumento contra a decisão que negou a liminar. Os fundamentos do Agravo foram os seguintes: (i) a decisão recorrida abordou questão impertinente, concernente à relação jurídica entre ela e cedentes de direitos autorais; (ii) embora não seja titular da marca, goza de iguais direitos ao do titular em face do depósito da marca efetuado no órgão competente, pois lhe compete, desde o depósito, zelar por sua integridade e reputação e (iii) pratica a ré agravada concorrência desleal mediante a contrafação de sua marca. O recurso foi regulamente processado, sem o pretendido efeito ativo. Após as informações prestadas pelo juízo a quo, a parte contrária ofertou as contra-razões ao agravo. Por votação unânime, deram provimento ao recurso a fim de ser concedida a liminar nos termos em que foi postulada.

 

De pronto, o Desembargador relator Ruiter Oliva afastou o segundo argumento do juízo a quo por classificá-lo como ”sem relevância para apreciação da lide e da concessão da liminar” (página 2 do acórdão em análise).  

 

No mais, o pedido de registro da marca mista “NOSSOBRINQ BRINQUEDOS” sustentou a pretensão da agravante.

 

O Desembargador citado, por meio do seu voto, assim se manifestou:

 

Embora não tenha a autora efetivamente a titularidade da marca mista (palavra e desenho) “Nossobrinq Brinquedos”, o seu registro foi solicitado em 08 de fevereiro de 2002 para os seguintes produtos: “jogos, brinquedos e passatempos, tais como jogos de cartas (baralho), quebra-cabeças, jogos educativos, jogos de damas e fichas para jogos “ (fls.52/53).

 

O depósito da marca já assegura ao depositante proteção jurídica, porquanto lhe cabe o direito de zelar pela sua integridade material ou reputação (art. 130, III, da Lei n.º 9.279, de 14 de maio de 1996), de modo que caracteriza contrafação a imitação ou reprodução da marca depositada.

 

6.3. ACÓRDÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 297.596-4/6-00.

 

Marcas e patentes. Recurso contra decisão que, concedendo a liminar à autora, proíbe a ré, sob pena de multa, a utilizar-se de marca que traria confusão junto aos consumidores. Possibilidade, eis que os argumentos que lastrearam a medida judicial combatida não podem obstar o desfrute, pela agravante, do signo de que se tornou detentora, porque devidamente depositado junto ao órgão competente e sem que este o reputasse, ademais, como inviável. Recurso provido. Agravo de Instrumento n.º 297.596-4/6-00. Relator Desembargador Evaldo Veríssimo. São Paulo, 05 de agosto de 2.003. Disponível em: http://www.tj.sp.gov.br.

 

Trata-se de ação interposta pela autora, pelo rito ordinário, com pedido de liminar específica da Lei da Propriedade Industrial e do artigo 461, do Código de Processo Civil, para impedir que a Ré utilize a marca “Blue Girls”. A liminar foi concedida. A ré agravante interpôs agravo de instrumento alegando que a autora agravada não possui o certificado de registro da marca em baila, mas sim a impetrante, fato este que foi objeto de posterior reconhecimento pelo juízo a quo, a despeito de ter insistido em manter a liminar concedida. Alegou também que sequer foi ouvido o INPI, que previamente considerou viável o sinal em foco, não havendo o que se falar em concorrência desleal e tampouco confusão junto ao consumidor. O efeito suspensivo ativo foi concedido e dado provimento ao recurso.

 

O pedido de registro da marca mista “Blue Girls” amparou as pretensões da ré agravante, engendrando direitos e garantindo o uso justo da expressão que estava sendo almejada.

 

Para o julgamento do acórdão em foco, o Desembargador presidente e relator Evaldo Veríssimo levou em consideração o fato do pedido de registro da marca mista “Blue Girls” estar tramitando, sem embargo, junto ao INPI. Abaixo, citam-se alguns trechos do voto prolatado por esse Desembargador:

 

Por força de procedimento instaurado em data de 15 de maio de 2.001, quando do depósito da marca mista “Blue Girls” junto ao INPI, com pedido de registro (de n.º 82355441), tornou-se a ré detentora dos direitos a ela concernentes.

 

Sendo assim, os argumentos que lastrearam a liminaridade deferida em primeira instância perdem a força, na medida em que, como restou fixado no despacho da relatoria que concedeu o efeito suspensivo ao recurso, é manifesto o “periculum in mora”, pelas conseqüências que fatalmente danosas advirão para a recorrente, tanto quanto, impedida de explorar a marca que tem sob o depósito legitimado e que, pelo que se apura até agora, não sofreu oposição junto ao órgão competente (INPI), veja cessada, consequentemente, as suas atividades comerciais.

 

A dois, porque é ainda plausível o que se alega, na minuta recursal, em sede de titularidade de depósito da marca “Blue Girls”, condição esta que também é protegida pela lei regencial da matéria (artigo 130 da Lei n.º 9.279/96, de 14 de maio de 1996), na medida em que aquele depósito foi reputado viável, encontrando-se o procedimento respectivo em trâmite, situação esta que já confere à interessada a utilização privilegiada da marca depositada.

 

6.4. ACÓRDÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 392.477-4/6-00.

 

Agravo de Instrumento. Decisão que concedeu liminar em ação cautelar para busca e apreensão de produtos com marca figurativa cujo pedido de registro foi depositado por outrem. Recurso improvido. Presença de “fumus boni juris” e “periculum in mora”. Direito de preferência. Risco de confusão nos consumidores. Agravo de Instrumento n.º 392.477-4/6-00. Relator Desembargador Teixeira Leite. São Paulo, 28 de julho de 2.005. Disponível em: http://www.tj.sp.gov.br.

 

Trata-se de medida cautelar de busca e apreensão, movida pela requerente agravada, contra a requerida agravante, visando apreender produtos fabricados e comercializados pela última, bem como material promocional, que tivessem estampados em seus corpos sinal distintivo de propriedade da requerente. A liminar foi deferida. A requerida agravante apresentou Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, sustentando, em suma, que os sinais característicos de sua marca não se confundem com os registrados pela requerente agravada, e, ainda que essa última não detenha a titularidade dos direitos sobre a marca figurativa do “pássaro”. O efeito ativo foi indeferido. Após, veio a contra-minuta, e, em seguida, nova manifestação da agravante. Por votação unânime, negaram provimento ao recurso.

 

O pedido de registro da marca figurativa do “pássaro”, depositado junto ao INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial amparou os direitos da agravada.

 

Merece destaque o fato da agravante também ter depositado pedido de registro de marca similar à da agravada para confecção e comercialização de produtos da mesma categoria, contudo, efetivado 7 anos mais tarde. Portanto, no caso, também se consagrou o Principio da Anterioridade para resolução da demanda.

 

Destaca-se que o Desembargador relator Teixeira Leite classificou a conduta da agravante como uma modalidade de concorrência desleal, tendo em vista a possibilidade de desvio de clientela (página 3 do acórdão em comento). Essa classificação conta com a guarida da Lei da Propriedade Industrial, sobretudo dos artigos 195, inciso III,[51] e artigo 209, “caput”.[52]      

Do acórdão, merecem destaque os seguintes trechos:

 

Com efeito, a aparência do direito para esta oportunidade se vislumbra no pedido de registro depositado no INPI em 2.6.87 (fl. 89) e que assegura à agravada, “empresa tradicional e conceituada no ramo da indústria e comércio de roupas e acessórios do vestuário masculino adulto em geral, atividade esta que exerce desde sua constituição que se deu em 10.7.75, ou seja, há mais de 29 anos“ (fl.107), o direito a zelar pela integridade ou reputação desta sua marca figurativa (art. 130, III, L. 9.279/96).

 

(…)

 

Assim, muito embora ainda não se tenha o registro definitivo da marca pela agravada, o que não se pode é permitir que a agravante, por essa situação de ausência de preferência, continue a confeccionar e comercializar seus produtos com a mesma marca figurativa representada pelo “pássaro”, criando confusão que é nítida ao simples exame dos mostruários depositados e fotografados nos autos (fls. 49/50), com isso importando em evitar a possibilidade desta modalidade de concorrência desleal em decorrência do desvio de clientela que poderá advir deste comportamento da agravante, em detrimento da agravada.

 

6.5. ACÓRDÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 393.742-4/3.

 

Pedido de registro junto ao INPI. Validade e eficácia da marca. Agravante com sede no Ceará, porém com endereço em São Paulo onde ficam seus únicos sócios, que foram citados no local. Aplicação do artigo 100, inciso IV, alínea d, do Estatuto Processual. Agravo desprovido. Agravo de Instrumento n.º 393.742-4/3. Relator Desembargador Natan Zelinschi de Arruda. São Paulo, 16 de junho de 2.005. Disponível em: http://www.tj.sp.gov.br.

 

Trata-se de medida cautelar de abstenção de fabricação de produtos contendo a expressão figurativa de “urso panda”, com pedido de liminar. A liminar foi deferida e a exceção de incompetência relativa não foi acolhida. Em razão desse fato, a requerida interpôs agravo de instrumento contra a decisão de fls. 118/119 e 203/203.

 

 A ré agravante sustentou que a proteção à propriedade industrial necessita de registro da marca, mas a agravada não recebeu o certificado, não havendo irregularidade, já que não houve reprodução de marca sem autorização do titular, mesmo porque a agravada não possui marca registrada. Tendo em vista o foco deste artigo, esta é a síntese do essencial. O agravo foi processado sem a outorga do efeito suspensivo. Foi apresentada contra-minuta ao agravo. Por votação unânime, negaram provimento ao recurso.

 

O pedido de registro de marca do “urso panda” efetuado junto ao INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial amparou as pretensões da agravada.

 

Malgrado o Desembargador relator Natan Zelinschi de Arruda citar o artigo 20[53] da Lei da Propriedade Industrial, o qual está inserido no Capítulo III (Do pedido de Patente) do Título I (Das Patentes) desse Diploma Legal, o mesmo garantiu a proteção da figura em baila em razão do depósito de marca comprovadamente efetuado. Abaixo, transcreve-se trecho do voto do desembargador mencionado:

 

A agravada pleiteou o uso do símbolo do “urso panda” junto ao INPI, como reconhece expressamente a agravante, portanto, a proteção da propriedade industrial está configurada, artigo 20, da Lei da Propriedade Industrial.

 

6.6. ACÓRDÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 209.179-4/4.

 

Registro de marcas e patentes. Tutela antecipada deferida. Proibição à agravante de utilizar-se da expressão Jamelli em seu nome empresarial, bem como em todos os seus documentos, propagandas e publicidades. Prova inequívoca do direito da autora. Fundado receio de dano de difícil reparação. Recurso improvido. Agravo de Instrumento n.º 209.179-4/4. Relator Desembargador Carlos Roberto Gonçalves. São Paulo, 07 de agosto de 2001. Disponível em: http://www.tj.sp.gov.br.

 

Trata-se ação movida pela autora agravada contra a ré agravante requerendo a antecipação de tutela com o escopo de coibir a utilização da expressão Jamelli por meio de nome empresarial e em todos os documentos, propagandas e publicidades. O pedido de antecipação de tutela foi deferido. Inconformada, a ré agravante interpôs agravo de instrumento sustentando, em suma, que a autora agravada não possui o certificado de registro da marca em baila, mas, tão-somente, o pedido de registro, sujeito, até mesmo, ao indeferimento. Por votação unânime, negaram provimento ao recurso.

 

O pedido de registro da marca Jamelli depositado pela agravada (15/03/2000) junto ao INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial em data anterior ao pedido formulado pela ré agravante (28/06/2000) amparou os direitos da agravada. Uma vez mais, o Princípio da Anterioridade foi utilizado para resolução da lide.

 

A seguir, parte do voto do Desembargador relator Carlos Alberto Gonçalves:

 

Assim, malgrado não tenha a autora, até o momento, adquirido definitivamente a propriedade da marca pelo registro validamente expedido, é certo que há nos autos prova inequívoca quanto a sua prioridade em dela utilizar-se, devendo manter-se a exclusividade até que a ação seja julgada, para que possa zelar pela sua integridade material ou, até mesmo, por sua reputação, máxime considerando-se que os produtos que ambas as empresas comercializam são idênticos. Com efeito, a demora em se obter uma solução poderia acarretar em prejuízo de difícil reparação à agravada, que já possui reconhecido nome no mercado em que atua.

 

6.7. ACÓRDÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 427.512-4/5-00.

 

Agravo de Instrumento. Direito Marcário. Expressão usada pela agravante, com precedência de depósito, a justificar, conforme postulou, a ordem liminar de abstenção à agravada, que a usa na mesma atividade. Decisão agravada, no entanto, que se mostra prudente, em aguardar a reposta da agravada. Decisão mantida. Agravo improvido. Agravo de Instrumento n.º 427.512-4/5-00. Relator Desembargador José Joaquim dos Santos. São Paulo, 06 de dezembro de 2.005. Disponível em: http://www.tj.sp.gov.br .

 

Trata-se de ação de conhecimento de obrigação de não fazer, com pedido de liminar de abstenção quanto uso da expressão NYC, interposta pela autora agravante contra a ré agravada. Por meio de mencionada ação, a autora sustentou que depositou, sem qualquer impugnação, pedido de registro de marca junto ao INPI na classe NCL (8) 36. Outrossim, destacou que na classe mencionada, figura sozinha como depositante. Em contrapartida, informou que a ré ora agravada fazia publicidade de seu empreendimento, praticando com isso concorrência desleal. Não obstante aos argumentos elencados, a liminar foi indeferida, por entender o magistrado que era prudente aguardar a contestação da ré agravada, seja porque “ainda pode ser objeto de questionamentos administrativos ou mesmo esbarrar em pleitos anteriores semelhantes” o depósito do pedido de registro. Esse fato motivou a interposição de Agravo de Instrumento. Por votação unânime, negaram provimento ao recurso.

 

O Desembargador relator José Joaquim dos Santos recomendou “que se aguarde a resposta da ré, até porque o print que, em princípio, dá conta da inexistência de pedido de registro semelhante pela agravada, é documento que não foi analisado ainda em primeiro grau”. (páginas 3 e 4 do acórdão em foco)

 

Desta feita, por ora, o pedido de registro da marca NYC não amparou as pretensões da agravante.

 

Destacam-se abaixo, trechos do voto do Desembargador relator José Joaquim dos Santos:

 

Pelo que se observa dos autos, a Acionante não conta com o efetivo registro da marca referida, sendo detentora, isto sim, de mero depósito do pedido de registro correspondente (fls. 30/31), o qual, muito embora seja suficiente para propagar alguns efeitos protetivos, ainda pode ser objeto de questionamentos administrativos ou mesmo esbarrar em pleitos anteriores semelhantes.

 

Fls. 42/43: mantenho a decisão ora inquinada nos exatos termos em que restou lançada, eis que as razões esposadas no recurso interposto não vieram de molde a alterar o meu convencimento. Anote-se a interposição do agravo. Em acréscimo aos argumentos já expendidos, deve ser dito que embora o artigo 130, inciso III, da Lei nº 9.279/96 assegure ao depositante da marca o direito de zelar pela sua integridade material ou reputação, não se pode olvidar que o artigo 129, § 1º daquele mesmo diploma legal destaca claramente “que toda pessoa que de boa-fé na data da prioridade ou depósito, usa no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro. Ademais, não se sabe nesse momento se houve ou não alguma apresentação de oposição ao pedido de registro oferecido pelo autor, o que, em tese, comprometeria o seu direito à propriedade respectiva. Por esses fatos, não há realmente como se proceder à análise do pedido de antecipação de tutela formulado, de forma “inaudita altera pars”, tendo em vista a repercussão da medida propugnada e o risco de ofensa irreversível à ocasional direito da Acionada.

 

6.8. ACÓRDÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 255.194-4/4.

 

Marca. Descabimento de pedido de antecipação da tutela para obstar a utilização por outrem de marca e logotipos pendentes de registro. Ausência do requisito legal da prova inequívoca da verossimilhança da alegação. Aquisição dos direitos de propriedade industrial que decorre tão-só da concessão definitiva do registro, não bastando, em princípio e em tese, o mero protocolo de pedido de registro. Inocorrência, ademais, de violação manifesta da integridade material ou reputação da marca. Recurso improvido. Agravo de Instrumento n.º 255.194-4/4. Relator Desembargador Sebastião Carlos Garcia. São Paulo, 12 de setembro de 2002. Disponível em: http://www.tj.sp.gov.br.

 

Trata-se de ação movida pela autora agravante, com pedido de antecipação de tutela, visando obstar a utilização por parte da ré agravada, de marca e logotipo pendentes de registro. Por votação unânime, negaram provimento ao recurso.

 

O pedido de registro de marca não amparou as pretensões da agravante.

 

Abaixo, segue parte do voto do Desembargador relator Sebastião Carlos Garcia:

 

Ressalte-se, por primeiro, que a agravante, ao menos pelo constante dos autos, ainda não adquiriu efetivamente os direitos de exclusividade sobre a marca reproduzida a fl. 24, posto que, na conformidade do art. 129 da Lei nº 9.279/96, tal aquisição decorre tão-só da expedição do registro respectivo, sendo juridicamente insuficiente o mero protocolo de pedido.

 

De outra parte, também não se vislumbra, ao menos numa análise perfunctória, violação manifesta do direito da agravante de, na qualidade de depositante do pedido de registro, zelar pela integridade material ou reputação da marca respectiva ou licenciar o seu uso (Lei nº 9.279/96, art. 130, II e III).

 

O Desembargador referido valeu-se do Princípio da Especialidade[54] para resolver a lide que lhe chegou às mãos haja vista que teceu o seguinte comentário:

 

Eis que, no caso, a mera utilização, pela agravada, da marca e correspondente logotipo para fins publicitários, de resto em ramo comercial totalmente diverso daquele explorado pela agravante, não se mostra, ao menos em tese e considerando os elementos constantes dos autos, apta a ensejar prejuízo ou dano à integridade ou reputação da marca objeto do pedido de registro por parte da agravante, assim como não impede eventuais licenciamentos a terceiros do uso dessa marca.

 

Dito Princípio prevê que, salvo exceções, a proteção assegurada à marca recai sobre produtos e serviços correspondentes à atividade do detentor do sinal, isto é, a marca conta com proteção na classe em que foi registrada.

 

No caso, se a agravada utilizasse a marca em foco no mesmo ramo de atuação da agravante, quiçá a decisão prolatada pelo Desembargador Sebastião Carlos Garcia seria diferente.

 

 

 

 

7. CONCLUSÃO.

 

 

Da análise dos acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no período compreendido entre 1997 (entrada em vigor da LPI) e julho de 2006, que efetivamente trataram da questão do artigo 130, inciso III, verificou-se que 6 julgados reconheceram os direitos do depositante de zelar pela reputação e integridade material de sua marca, enquanto que nos 2 casos restantes tal direito não foi reconhecido. Constatou-se posição dominante favorável aos depositantes de pedido de registro de marca.

 

A postura do Tribunal de Justiça do Estado São Paulo acima detectada e a doutrina mencionada neste artigo revelam-se como subsídios que podem ser suscitados pelos detentores dos pedidos de registro visando preservar a integridade e velar pela reputação da marca, independentemente de contarem com certificado expedido pelo órgão competente.

 

 

8. ABSTRACT.

 

 

The article 130, III, of the Law nº 9.279/96, the Industrial Property Law (IPL) guarantees, as much to the registrant of a mark as the applicant, the right to care for trademark material integrity and reputation. This article is an innovation brought by IPL and was appointed for part of the interpreters as conflicting with the attributive system adopted by Brazil, “ex vi” of the article 129, head, of the same law, which determines that the rights about the trademarks just result from the trademark certificate. Other studious is grateful by this new, specially considering the large space of time that the INPI (Brazilian Patent and Trademark Office) had spent to analyze a trademark application. This work analyzes the receipt and interpretation of the State Court of São Paulo about the article 130, III of the above mentioned law, in the period of 1997, when the IPL was enacted, until July, 2006.

 

 

 

9. REFERÊNCIAS.

 

 

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* Eduardo Ribeiro Augusto – sócio do escritório De Vivo, Whitaker, Castro e Gonçalves Advogados.